Ein Verfahren, das technische Mittel umfasst, ist dem Patentschutz zugänglich (T0258/03 …

Die Entscheidung T 0258/03 (Auktionsverfahren/HITACHI) vom 21. April 2004 ist eine der Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur Softwarepatentierbarkeit.

Die Kammer 3.5.01 wandte sich ausdrücklich vom seinerzeit etablierten “Betragsansatz” ab und stellte fest, dass die Frage, ob eine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes vorliegt, unabhängig vom Stand der Technik beantwortet werden muss (Beispiel: Ein Hammer ist ein technischer Gegenstand und damit dem Patentschutz zugänglich, obwohl er seit Jahrzehnten wohlbekannt ist).

Eine wichtige Kernaussage der Entscheidung ist, dass eine Erfindung bereits dann dem Patentschutz zugänglich ist, wenn sie technische Mittel einsetzt. Natürlich ist dieses Kriterium nicht das einzige, denn die Erfindung muss zusätzlich auch neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, damit ein Patent erteilt wird.

Leitsatz

I. Ein Verfahren, das technische Mittel umfaßt, ist eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ (abweichend von der Entscheidung T 931/95 — Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP) (s. Nrn. 4.1 bis 4.4 der Entscheidungsgründe).

II. Verfahrensschritte, die Änderungen einer Geschäftsidee zum Inhalt haben und dazu dienen, eine technische Aufgabe zu umgehen, anstatt sie mit technischen Mitteln zu lösen, können nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen (s. Nr. 5.7 der Entscheidungsgründe).

Aus der Begründung

[2.] Die Erfindung gemäß Anspruch 1 ist ein “automatisiertes Auktionsverfahren, das auf einem Servercomputer ausgeführt wird”. In Anspruch 3 ist eine “computergesteuerte Auktionsvorrichtung” definiert, die einen Server-Computer umfaßt, und in Anspruch 4 ein Computerprogramm zur Durchführung einer Auktion. Die Merkmale der Ansprüche sind eng miteinander verwandt und basieren im wesentlichen auf denselben Verfahrensschritten.

Das Verfahren läßt sich folgendermaßen beschreiben: Die Auktion beginnt mit einem ersten Datenaustausch zwischen den Client-Computern und dem Server-Computer, um die Gebote der Teilnehmer einzuholen. Jedes Gebot enthält zwei Preise, nämlich einen “Wunschpreis” und einen “Höchstpreis im Konkurrenzfall”. Nach dieser ersten Phase läuft die Auktion automatisch und muß von den Bietern nicht online verfolgt werden. Ein Auktionspreis wird festgelegt und nach und nach gesenkt (ein typischer Vorgang bei sogenannten holländischen Auktionen), bis der Wert des höchsten Gebots bzw. der höchsten Gebote entsprechend dem “Wunschpreis” erreicht ist. Im Falle mehrerer identischer Gebote wird der Preis so lange angehoben, bis nur der Bieter übrig ist, der den höchsten “Höchstpreis” geboten hat. Dieser Bieter erhält den Zuschlag. In Anspruch 1 sind keine näheren Angaben zum genauen Preis oder zu den Regeln und Bedingungen für die Ermittlung der Mengen des zu versteigernden Produkts festgelegt.

[3.] Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) EPÜ: Die Vorrichtung gemäß Anspruch 3

[3.1] Nach Artikel 52 (1) EPÜ werden europäische Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Absatz 2 des Artikels 52 enthält eine Auflistung von Gegenständen, die nicht als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 angesehen werden. Somit muß ein beanspruchter Gegenstand vier Erfordernisse erfüllen: Er muß eine “Erfindung” sein, und diese Erfindung muß neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar sein. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist der Begriff “Erfindung” zu verstehen als “Gegenstand mit technischem Charakter”. Die Feststellung, daß es sich bei dem beanspruchten Gegenstand um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ handelt, ist im Prinzip eine Voraussetzung für die Prüfung auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, da diese Erfordernisse nur für Erfindungen definiert sind (vgl. Art. 54 (1), 56 und 57 EPÜ). Der Aufbau des EPÜ legt somit nahe, daß es ohne jede Kenntnis des Standes der Technik (einschließlich des allgemeinen Fachwissens) möglich sein muß festzustellen, ob ein Gegenstand nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

[3.2] Dem in der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern verwendeten sogenannten Beitragsansatz liegt der Gedanke zugrunde, daß das EPÜ eine Patentierung nur “in den Fällen [zuläßt], in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet” (T 38/86, ABl. EPA 1990, 384, Leitsatz II). Mit anderen Worten wurde für die Prüfung des ersten Erfordernisses, d. h. für die Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ, ein Kriterium aufgestellt, das auf der Erfüllung weiterer in diesem Artikel erwähnter Erfordernisse, insbesondere Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit, beruhte. Somit wurde bei der Ermittlung, ob ein Gegenstand nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, der Stand der Technik in einem gewissen Umfang berücksichtigt:

“Bei der vorstehenden Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet oder ihre Ausführung mit technischen Überlegungen einhergeht, deren Ergebnis als technischer Beitrag zum Stand der Technik gewertet werden kann, sind (außer dem allgemeinen Stand der Computertechnik, s. Nr. 3.4) keine einzelnen Schriften wie beispielsweise die Druckschrift D1 berücksichtigt worden. Aber auch dann wird sich faktisch nichts an der vorstehenden Analyse ändern” (T 769/92, ABl. EPA 1995, 525, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe).

[3.3] In jüngeren Entscheidungen der Kammern wurde jedoch befunden, daß bei der Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung jeglicher Vergleich mit dem Stand der Technik unangemessen ist:

“Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist daher eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ greift” (T 1173/97, ABl. EPA 1999, 609, Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

“Das EPÜ entbehrt jeder Grundlage, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen ist, zwischen “neuen Merkmalen” und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehlt auch die Rechtsgrundlage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden” (T 931/95, a. a. O., Leitsatz IV).

Diese Ansicht wird von der Kammer in der jetzigen Besetzung geteilt.

[3.4] Zudem sind gemäß Artikel 52 (3) EPÜ die in Absatz 2 dieses Artikels aufgeführten Gegenstände nur als solche vom Patentschutz ausgeschlossen. Schon lange gilt, daß aufgrund dieser Vorschrift eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen patentierbar sein kann:

“Durch den Einsatz technischer Mittel kann ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten ganz oder teilweise ohne menschliche Eingriffe durchgeführt werden und dadurch im Hinblick auf Artikel 52 (3) EPÜ zu einem technischen Vorgang oder Verfahren werden, so daß eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ vorliegt” (T 38/86, a. a. O., Leitsatz III).

“Die Bejahung der Patentfähigkeit kann nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das als solches selbst dem Patentierungsverbot unterliegen würde …” (T 769/92, a. a. O., Leitsatz II).

[3.5] Unter Berücksichtigung der Feststellungen, daß eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden kann und der Stand der Technik bei der Entscheidung, ob es sich beim beanspruchten Gegenstand um eine solche Erfindung handelt, nicht zu berücksichtigen ist, besteht also ein zwingender Grund dafür, einen technische und nichttechnische Merkmale aufweisenden Gegenstand nicht nach Artikel 52 (2) EPÜ zurückzuweisen, ganz einfach darin, daß sich herausstellen könnte, daß die technischen Merkmale selbst allen Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ genügen.

[3.6] Darüber hinaus ist es oft schwer, einen Anspruch in technische und nichttechnische Merkmale zu unterteilen, und eine Erfindung kann technische Aspekte aufweisen, die in einem weitgehend nichttechnischen Kontext verborgen sind (s. Nr. 5.8 weiter unten). Solche technischen Aspekte sind im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unter Umständen leichter auszumachen, die nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern den technischen Aspekten einer Erfindung gilt (s. Nr. 5.3 weiter unten). So kann es neben dem restriktiven Wortlaut des Artikels 52 (3) EPÜ, mit dem der Anwendungsbereich des Artikels 52 (2) EPÜ eingeschränkt wird, praktische Gründe dafür geben, Mischungen aus technischen und nichttechnischen Merkmalen generell als Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen.

[3.7] Daher befindet die Kammer, daß die Vorrichtung des Anspruchs 3 entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ ist, weil sie eindeutig technische Merkmale wie “Server-Computer”, “Client-Computer” und ein “Netz” aufweist.

[3.8] Diese Schlußfolgerung steht in Einklang mit der Entscheidung T 931/95, wo es in Leitsatz III heißt:

“Eine Vorrichtung, die als eine physikalische Entität oder ein konkretes Erzeugnis anzusehen ist, ist — auch wenn sie sich zur Ausführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eignet — eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.”

[3.9] Teil C Kapitel IV Abschnitt 2.3.6 (vorletzter Absatz, dritter Satz) der “Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt”, Dezember 2003, stimmt mit der Beurteilung der Kammer überein. Allerdings stellt die Kammer fest, daß sich die Richtlinien insofern selbst zu widersprechen scheinen, als visuelle Anzeigevorrichtungen, Bücher, Schallplatten, Verkehrszeichen und Vorrichtungen zur Wiedergabe von Informationen als nicht patentierbar eingestuft werden, also nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, wenn sie lediglich durch den Inhalt der Informationen definiert werden (s. C-IV, 2.3.7).

[4.] Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) EPÜ: Das Verfahren gemäß Anspruch 1

[4.1] Die vorangegangene Begründung (Nr. 3.5) ist von der Anspruchskategorie unabhängig. Somit ist im vorliegenden Fall auch das Verfahren gemäß Anspruch 1 nicht nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen.

[4.2] Diese Schlußfolgerung steht nicht in Einklang mit dem Leitsatz II der Entscheidung T 931/95, in dem es heißt: “Ein Verfahrensmerkmal, das die Verwendung technischer Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und/oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen betrifft, verleiht einem solchen Verfahren nicht zwangsläufig technischen Charakter” (vgl. auch Richtlinien C-IV, 2.3.6, vorletzter Absatz, zweiter Satz).

[4.3] Angesichts der Feststellung, daß sich der sogenannte “Beitragsansatz”, der die Bewertung unterschiedlicher Patentierbarkeitserfordernisse wie Neuheit oder erfinderische Tätigkeit mit einbezieht, nicht für die Prüfung der Frage eignet, ob der beanspruchte Gegenstand eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ ist, sollte es allerdings nicht erforderlich sein, näher auf die Relevanz technischer Aspekte eines Verfahrensanspruchs einzugehen, um den technischen Charakter dieses Verfahrens zu bestimmen. Die Kammer ist der Auffassung, daß die Prüfung des technischen Charakters eines Verfahrens anhand des Banalitätsgrads der technischen Merkmale des Anspruchs nach wie vor Elemente des Beitragsansatzes enthalten würde, da sie eine Bewertung im Lichte des verfügbaren Stands der Technik oder des allgemeinen Fachwissens impliziert.

[4.4] In der Praxis wird diese Widersprüchlichkeit ganz deutlich bei der Prüfung der Frage, ob ein Verfahren, bei dem technische Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck verwendet werden, technischen Charakter aufweist. In diesem Fall wäre nach dem Ansatz von T 931/95 das bloße Vorliegen solcher Mittel nicht unbedingt ausreichend, um dem Verfahren technischen Charakter zu verleihen. Nach Auffassung der Kammer würde eine praktische Beantwortung dieser Frage eine gewisse Gewichtung der Merkmale nach ihrer Bedeutung umfassen, um den “Kern” der Erfindung zu bestimmen, und zwangsläufig auch Erwägungen über deren technische Relevanz einschließen, insbesondere über einen möglichen neuen oder erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik. Die Kammer möchte hinzufügen, daß eine solche Gewichtung bereits in der frühen Rechtsprechung der Beschwerdekammern abgelehnt wurde (s. T 26/86, ABl. EPA 1988, 19, Leitsatz II).

[4.5] Schließlich ist die Kammer in der jetzigen Besetzung nicht davon überzeugt, daß der Wortlaut des Artikels 52 (2) c) EPÜ, wonach “Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten” nicht als Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden, eine unterschiedliche Behandlung von Ansprüchen erfordert, je nachdem, ob diese auf Tätigkeiten oder auf Gegenstände zur Durchführung dieser Tätigkeiten gerichtet sind. Von Bedeutung ist hinsichtlich des Erfindungsbegriffs im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ das Vorliegen eines technischen Charakters, der durch die physikalischen Merkmale eines Gegenstands oder die Natur einer Tätigkeit impliziert oder einer nichttechnischen Tätigkeit durch die Verwendung technischer Mittel verliehen werden kann. Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, daß der letzte Fall nicht als Nichterfindung “als solche” im Sinne des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ angesehen werden kann. Nach Ansicht der Kammer wären somit Aktivitäten, die unter den Begriff einer Nichterfindung “als solcher” fallen, typischerweise rein abstrakte Konzepte ohne jeglichen technischen Bezug.

[4.6] Der Kammer ist bewußt, daß ihre vergleichsweise breite Auslegung des Begriffs “Erfindung” in Artikel 52 (1) EPÜ auch Tätigkeiten einschließt, die so vertraut sind, daß ihr technischer Charakter leicht übersehen wird, wie etwa das Schreiben mit Stift und Papier. Natürlich bedeutet dies aber nicht, daß alle Verfahren, bei denen technische Mittel verwendet werden, patentierbar sind. Auch sie müssen neu sein, eine nicht naheliegende technische Lösung einer technischen Aufgabe darstellen und gewerblich anwendbar sein.

[4.7] Somit ist ein Verfahren, bei dem technische Mittel verwendet werden, im allgemeinen eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

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