Nicht-technische Merkmale können keine erfinderische Tätigkeit begründen (T641/00 — Zwei Kennungen…

Die Entscheidung T 0641/00 (Zwei Kennungen/COMVIK) vom 26. September 2002 ist eine der Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zum Thema Softwarepatentierbarkeit.

Die Kammer 3.5.01 hat in dieser Entscheidung festgestellt, inwieweit nicht-technische Merkmale bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu beachten sind: sie sind zu ignorieren. Die COMVIK-Entscheidung kann man daher als europäischen Vorreiter zur späteren deutschen BGH-Entscheidung “Wiedergabe topografischer Informationen” sehen.

Anspruch 1 lautete:

“Verfahren in einem digitalen Mobiltelefonsystem des GSM-Typs, bei dem Teilnehmereinheiten (MS) durch ein Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) gesteuert werden, dadurch gekennzeichnet, daß dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei wahlweise verwendbare Kennungen (IMSI 1, IMSI 2) zugeteilt sind, deren Daten in einem Standortverzeichnis des Systems gespeichert werden, wobei zu einem Zeitpunkt jeweils nur eine Kennung (IMSI 1 oder IMSI 2) aktiviert sein kann und der Benutzer bei Benutzung einer Teilnehmereinheit (MS) von der Teilnehmereinheit aus wahlweise die gewünschte Kennung im Standortverzeichnis aktiviert, wobei die wahlweise Aktivierung zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird.”

Die Kammer verneinte die erfinderische Tätigkeit, da der Unterschied zum Stand der Technik — eine wahlweise Aufteilung von Telefongebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen — nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitrug. Daneben enthält die Entscheidung eine anschauliche Erläuterung des “Aufgabe-Lösungs-Ansatzes”:

Leitsätze

I. Bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist, sind in bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem technischen Charakter beitragen, wohingegen Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können.

II. Die zu lösende technische Aufgabe ist zwar nicht so zu formulieren, daß sie Lösungsansätze enthält oder die Lösung teilweise vorwegnimmt, doch scheidet ein Merkmal nur deshalb, weil es im Anspruch vorkommt, nicht automatisch für die Formulierung der Aufgabe aus. Insbesondere wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe.

Aus der Begründung

[3] Die rechtliche Definition von Artikel 56 EPÜ ist im Zusammenhang mit den anderen Patentierbarkeitserfordernissen der Artikel 52 bis 57 EPÜ zu sehen, die als allgemeine Grundsätze enthalten, daß Erfindungen auf allen technischen Gebieten dem Patentschutz zugänglich sind (siehe z. B. Singer/Stauder: “Europäisches Patentübereinkommen”, Artikel 52, Abschnitt 2 und dortige Verweise) und daß eine Erfindung im Sinne des EPÜ technischen Charakter aufweisen muß (siehe z. B. Entscheidung T 931/95 — Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP (ABl. EPA 2001, 441)).

[4] Ausgehend von diesem Ansatz ist es zulässig, daß ein Anspruch eine Mischung aus technischen Merkmalen und “nichttechnischen” Merkmalen aufweist (d. h. Merkmalen, die sich auf Nichterfindungen im Sinne von Artikel 52 (2) EPÜ beziehen), selbst wenn die nichttechnischen Merkmale überwiegen. So wurde in T 26/86 — Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL (ABl. EPA 1988, 19) eine Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale grundsätzlich auch dann als patentierbar angesehen, wenn der technische Anteil an der Erfindung nicht der überwiegende ist. Sonst wäre nämlich laut Begründung der Kammer “die gesamte Lehre dem Patentschutz nicht zugänglich …, wenn der überwiegende Teil der Lehre nichttechnischer Natur ist, und zwar auch dann, wenn der nach der Gewichtung untergeordnete technische Teil der Lehre für sich bewertet neu und erfinderisch wäre” (siehe Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe). Die Kammer ließ also zwar zu, daß eine Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale beansprucht wurde, legte der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit jedoch nur den technischen Teil der Erfindung zugrunde.

[5] Anknüpfend an die allgemeine Auslegung von Artikel 56 im Kontext des EPÜ und insbesondere in Übereinstimmung mit Regel 27 EPÜ haben die Beschwerdekammern ferner als Test dafür, ob eine Erfindung die Erfordernisse von Artikel 56 EPÜ erfüllt, den sogenannten “Aufgabe-Lösungs-Ansatz” entwickelt und angewandt (siehe die EPA-Publikation “Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts”, 4. Aufl., 2002, S. 117 ff.), wonach eine Erfindung als Lösung einer technischen Aufgabe zu verstehen ist. Dieser Ansatz erfordert die Bestimmung des technischen Gebiets der Erfindung (das auch das Fachgebiet des für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit maßgebenden Fachmanns sein muß), die Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik auf dem Gebiet, die Feststellung der technischen Aufgabe, die in bezug auf diesen nächstliegenden Stand der Technik als gelöst gelten kann, und schließlich die Beurteilung der Frage, ob das bzw. die technischen Merkmale, die einzeln oder zusammen die beanspruchte Lösung darstellen, sich für den Fachmann auf dem Gebiet als Ganzes in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz gilt, daß die Aufgabe eine technische sein muß, daß sie durch die beanspruchte Erfindung auch tatsächlich gelöst werden muß, daß alle Merkmale des Anspruchs zur Lösung beitragen sollen und daß es sich um eine Aufgabe handeln muß, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets am Prioritätstag zur Lösung angetragen werden könnte. Der englische Begriff “problem” ist in diesem Zusammenhang nicht dahingehend zu verstehen, daß die Lösung zwangsläufig mit großen Schwierigkeiten verbunden ist; er bedeutet lediglich, daß der Fachmann mit einer Aufgabe im Sinne von “task” konfrontiert wird.

Entspricht eine Aufgabe in der gewählten Formulierung den vorstehend genannten Bedingungen nicht, so ist sie in der Regel neu zu formulieren. Es gibt auch Fälle, in denen die beanspruchten Merkmale in zwei oder mehr Merkmalsgruppen fallen, wobei jede Gruppe der Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe dient, die nicht mit der von den anderen Gruppen gelösten technischen Aufgabe zusammenhängt. In diesem Fall ist für jede Merkmalsgruppe gesondert zu prüfen, ob sie als Lösung der jeweiligen Aufgabe naheliegt (siehe z. B. Entscheidung T 470/95, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Kann aus der Anmeldung keine technische Aufgabe abgeleitet werden, so liegt keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 EPÜ vor (siehe Entscheidung T 26/81, ABl. EPA 1982, 211).

[6] Ein Merkmal ist ferner ohne Belang für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, wenn es nicht durch eine technische Wirkung zur Lösung irgendeiner technischen Aufgabe beiträgt.

So wurde in T 158/97 — Treating electrical conductive fluid/IBBOTT festgestellt, daß eine Veränderung einer bekannten Vorrichtung ohne Bezug zu einer technischen Funktion nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne (ähnlich T 72/95 — Ionizing liquid/IBBOTT, T 157/97 — Ionizing fluids/IBBOTT und T 176/97 — Ionizing fluid/IBBOTT, alle nicht im ABl. EPA veröffentlicht). In T 27/97 — Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) ließ die jetzige Kammer (in anderer Besetzung) bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein Merkmal, durch das sich der beanspruchte Gegenstand vom Stand der Technik unterschied, außer acht, weil keine kausal dem Merkmal zuzuschreibende technische Wirkung belegt war.

Diese Bewertung steht nach Auffassung der Kammer voll und ganz in Einklang mit dem allgemeinen Erfordernis, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, woraus sich der Schluß ergibt, daß eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 EPÜ nur aus den Merkmalen bestehen kann, die zu diesem technischen Charakter beitragen.

[12] Im Hinblick auf den Hauptantrag der Beschwerdeführerin nimmt die Entgegenhaltung D8 demnach alle Merkmale des Anspruchs 1 außer den folgenden vorweg:

i) Dem Teilnehmer-Kennungsmodul sind zumindest zwei Kennungen zugeteilt,

ii) die wahlweise verwendbar sind, wobei

iii) die wahlweise Aktivierung zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird.

[13] Auf welche Weise die Gebührenaufteilung erfolgt (Merkmale ii) und iii)), wird jedoch nicht als technische Funktion des Systems offenbart: Es bleibt dem Benutzer überlassen, sich für eine gewünschte Kennung zu entscheiden und diese auszuwählen, und es ist Sache des Netzbetreibers, die zusätzlichen Kenndaten in der einen oder anderen Weise zu verwenden. Die Schwierigkeiten, die überwunden werden sollen, liegen nicht in irgendwelchen technischen Aspekten des Netzes begründet. Bei dem beanspruchten Verfahren zur Gebührenverrechnung handelt es sich vielmehr um ein finanzielles und administratives Konzept, das als solches nicht die Anwendung technischer Fähigkeiten und Kompetenzen erfordert und auf administrativer Ebene keine Lösung einer technischen Aufgabe beinhaltet. Technische Aspekte kommen erst bei der Implementierung eines derartigen Verfahrens im GSM-System zum Tragen. Mit anderen Worten: Das beanspruchte Konzept der wahlweisen Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern trägt als solches nicht zum technischen Charakter der Erfindung bei.

Link zur Entscheidung: T 0641/00 (Zwei Kennungen/COMVIK)

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