The German Federal Court of Justice raises the bar for software patents in Germany

According to the present decision “Webpage Display” of the German Federal Court of Justice (decision of February 24, 2011 — Case X ZR 121/09 — Webseitenanzeige), software-related inventions have to pass a two-step assessment with respect to exclusion from patent protection as a computer program “as such” (i.e. “software patent”). In this context, the German Federal Court of Justice for the first time positively identifies types of features needed for a software-related invention to overcome the “software patent” exclusion.

The case to be decided in “Webpage display” related to German patent DE 101 15 895 of Siemens AG (English readers may have a look at its US counterpart US 7,296,062) which claims a method for generating a displayable presentation for relocating an information page that has been called up by a user from a homepage and which has subsequently been exited. The patent to be assessed was essentially directed to the concept of logging and later displaying the sequence of visited (sub)pages of a complex website in order to facilitate the return of the user to a certain page of the website. Some people may call this a prime example of a “software patent”.

In first instance, the Federal Patent Court had argued that the claimed method was not an invention in a field of technology and was hence excluded from patent protection. The Federal Court of Justice, however, held that the claimed method indeed possessed technical character, since the claimed method steps involve networked technical devices, wherein the registering of visited internet pages and the generating of a displayable presentation constitute typical steps of processing, storing and transmitting data by technical devices (cf. decision X ZB 22/07 — “Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten”). In this context, the Court noted that it is irrelevant whether or not the claim explicitly recites the technical devices (server, clients), since for the person skilled in the art of programming browser software it was a self-explanatory fact that the execution of the method steps necessitates the use of computers within a network.

However, the Court also held that the claimed method is still excluded from patent protection as a computer program “as such” (i.e. “software patent”) pursuant to Section 1 (3) No 3 and (4) German Patent Act. In order to overcome this exclusion, a claimed teaching — besides having to possess technical character — must further include instructions for solving a specific technical problem with technical means. In the present case, the Court noted that no modification of system components took place in the claimed method. Also the execution of the computer program used for the solution of the problem was neither found to be determined by technical facts outside the computer, nor did the program take into account the technical limitations of the computer. As a result, technical means solving a specific technical problem could not be identified and the Court concluded that the subject matter claimed is excluded from patent protection for being directed to a computer program “as such” (i.e. “software patent”).


The decision “Webpage display” of the German Federal Court of Justice is remarkable on multiple levels, since it systematically deviates from the current practice of the Boards of Appeal of the European Patent Office (EPO) with respect to software patenting:

The EPO regards the “first hurdle” of a technical character as the only requirement to overcome the exclusion from patent protection. The additional question (“second hurdle“) whether a technical problem is solved using technical means is to be answered when assessing inventive step under Art. 56 EPC — after an analysis of the closest prior art. In this regard, only novel features contributing to the solution of the technical problem are taken into account (cf. OJ EPO 11/2007, 594).

By contrast, the German Federal Court of Justice now explicitly requires a two-step approach already during the assessment of the “first hurdle”. As recited in headnotes a) and b) of the decision “Webpage display”, it is to be determined in a first step whether the subject matter claimed involves, at least in part, an invention in a field of technology (Section 1 (1) German Patent Act). Then, in a second step, it has to be assessed whether it constitutes merely an excluded “software patent”, i.e. a computer program “as such” (Section 1 (3) No 3 and (4) German Patent Act), which is not the case if the invention comprises instructions solving a specific technical problem with technical means. Notably, this second step is performed independently from a structured analysis of the prior art.

Although the first step can be successfully passed even if technical means necessary for implementing the claimed method are not explicitly recited in the claim — in line with the earlier decisions “Dynamic generation of documents” (decision of April 22, 2010 — Case Xa ZB 20/08 — “Dynamische Dokumentengenerierung”) and “Display of topographic information” (decision of October 26, 2010 — Case X ZR 47/07 — “Wiedergabe topografischer Informationen”) — the second step now turns out to be the challenging test for many software-related inventions.

This is since the German court for the first time defines an exhaustive list of three acceptable types of features of a software-related invention to overcome the exclusion for being a computer program “as such” (i.e. a “software patent”):

  • Accordingly, a technical means for solving a technical problem is present if system components are modified or used in a fundamentally different manner. This admissible feature type assures that hardware-related inventions or inventions relating to software that is closely tied to hardware are still patentable in Germany.
  • A technical means for solving a technical problem is also present if the execution of the software is determined by technical facts outside the computer. In this context the Court notes between the lines that not any sort of external technical facts are sufficient, but that e.g. “technical environment parameters” captured by suitable measurement equipment could constitute such external technical facts. It appears that this admissible feature type is e.g. directed to embedded software controlling a technical apparatus or process.
  • Finally, if the software takes into account the technical limitations of a certain computer, it is also considered to constitute technical means for solving a technical problem.

However, software not having any features in the sense of at least one of those three types will be rejected as a computer program “as such” (i.e. as a non-statutory “software patent”).

In summary, the present decision “Webpage display” appears to have considerably raised the bar for software-related inventions (i.e. “software patents”) when it comes to the assessment of exclusion from patent protection. As a result, it is advisable for applicants seeking software patents to file software-related applications that may not clearly meet the above-explained criteria rather with the EPO than with the German Patent and Trademark Office — at least as long as the situation is not changed by future decisions of the German Federal Court of Justice.

Softwarepatente in Deutschland: BGH Webseitenanzeige

BGH “Webseitenanzeige” ist nach “Dynamische Dokumentengenerierung” und “Wiedergabe topografischer Informationen” die jüngste einschlägige Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema Softwarepatentierbarkeit in Deutschland. Mit dieser Entscheidung hat der BGH die Hürde des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen “als solche” in Deutschland erheblich angehoben.


a) Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

b) Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) dient, weist die für den Patentschutz vorauszusetzende Technizität auch dann auf, wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

Aus der Begründung

[21] Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden.

[22] Von einem zur Lösung eines technischen Problems eingesetzten technischen Mittel kann ferner dann gesprochen werden, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogrammso auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (BGHZ 185, 214 Rn. 27 — dynamische Dokumentengenerierung).

Link zum Urteil: BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 — X ZR 121/09 — Bundespatentgericht

Softwarepatente in Deutschland: BGH Wiedergabe topografischer Informationen

BGH “Wiedergabe topografischer Informationen” ist neben “Dynamische Dokumentengenerierung” und “Webseitenanzeige” eine der aktuellen Grundsatzentscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Thema Softwarepatentierbarkeit in Deutschland. Die Kernaussage der Entscheidung ist, dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Merkmale eine Rolle spielen, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Nicht-technische Merkmale können ausgeklammert werden und deshalb keine Erfindungshöhe begründen.

Mit der Entscheidung BGH “Wiedergabe topografischer Informationen” schlägt der Bundesgerichtshof also im Grundsatz dieselbe Linie ein, die das Europäische Patentamt in der COMVIK-Entscheidung vorgezeichnet hat.


a) Der Gegenstand eines die Wiedergabe topografischer Informationen mittels eines technischen Geräts betreffenden Verfahrens ist nicht nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. c oder d EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre ein technisches Problem bewältigt.

b) Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.

c) Die Auswahl einer für die Navigation eines Fahrzeugs zweckmäßigen (hier: zentralperspektivischen) Darstellung positionsbezogener topografischer Informationen bleibt als nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann bei der Prüfung eines Verfahrens zur Wiedergabe topografischer Informationen auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht.

Link zum Urteil: BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 — X ZR 47/07 — Bundespatentgericht

Softwarepatente in Deutschland: BGH Dynamische Dokumentengenerierung

BGH “Dynamische Dokumentengenerierung” ist neben “Wiedergabe topografischer Informationen” und “Webseitenanzeige” eine der aktuellen Grundsatzentscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Thema Softwarepatentierbarkeit in Deutschland.

Eine Kernaussage der Entscheidung ist, dass ein Verfahren bereits dann die für den Patentschutz erforderliche Technizität (“technischen Charakter”) besitzt, wenn es technische Mittel einsetzt — z.B. einen Computer. Allerdings wird dadurch nicht jede Art von Software automatisch patentierbar, sondern diese Hürde ist in Deutschland sehr hoch.


a) Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente) betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt ist.

b) Ein solches Verfahren ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Eine Lösung mit technischen Mitteln liegt nicht nur dann vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.

Link zum Beschluss: BGH, Beschluss vom 22. April 2010 — Xa ZB 20/08 — Bundespatentgericht

Perspektive Patentanwalt — ein Erfahrungsbericht

Dies ist ein Abdruck meines Buchbeitrags zu “Perspektive Patentanwalt 2010: Herausforderungen zwischen Technologie und Recht. Berufsbild, Ausbildung, Einstieg, Karrierewege” (, 3. Auflage, Januar 2010).

Während meines Informatikstudiums hatte ich mich nie näher mit dem Beruf Patentanwalt befasst, da mir nicht bewusst war, dass Informatiker dort überhaupt gebraucht werden. Hinzu kam die kritische Haltung der Open Source-Community zu den sogenannten Softwarepatenten. Aus eigener Erfahrung kann ich inzwischen sagen, dass computerimplementierte Erfindungen an sich kein Hexenwerk sind und dass es gerade Patentanwälte mit Informatikhintergrund braucht, um die Rechtsprechung auf diesem sich gerade erst entwickelnden Gebiet zu prägen.

Was mich auf fachlicher Ebene besonders am Beruf Patentanwalt reizte (und bis heute reizt), ist die Schnittstellenfunktion zwischen Technik und Recht. Dabei liegt für mich die Herausforderung darin, aus der „ungefilterten“ Fülle technischer Details, in denen der Erfinder sein Produkt bzw. seinen Prototypen präsentiert, zunächst den Kern der Erfindung herauszuschälen. Dieser Kern muss anschließend so in eine Struktur gebracht werden, dass er den größtmöglichen Schutz genießen kann — und zwar im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, die abhängig von den Zielmärkten des Erfinderprodukts sehr unterschiedlich sein können. Sowohl im Patenterteilungsverfahren, als auch in nachgelagerten streitigen Verfahren ist für mich dabei die geforderte schnelle Durchdringung komplexer technischer Sachverhalte und deren präzise juristische Argumentation ausschlaggebend.

Dass die Kommunikation mit Erfindern, Patentämtern, Gerichten, „gegnerischen“ Patentanwälten sowie Wettbewerbern und Nachahmern des Erfinders zum Großteil schriftlich stattfindet, empfinde ich nicht als Nachteil. Man sollte allerdings Freude am Schreiben und insbesondere am exakten Formulieren auf Deutsch und Englisch mitbringen.

Neben diesen fachlichen Aspekten sind für mich die weiterhin sehr guten Berufsaussichten, das leistungsabhängige Einkommen nach der Ausbildung und nicht zuletzt die weiteren Karrierechancen ausschlaggebend. Gerade in einer großen Kanzlei mit einer Vielzahl von Angestellten, die die Anwälte unterstützen, reizt mich die Chance, neben der fachlichen Arbeit auch Führungsaufgaben innerhalb des „Unternehmens Kanzlei“ übernehmen zu können.

Kanzlei oder Industrieunternehmen?

Für mich persönlich kam nur eine Kanzlei als Ausbildungsstätte in Frage. Mein Eindruck, dass eine Privatkanzlei aufgrund unterschiedlichster Mandate und damit verbundener Technikgebiete ein besonders abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld bieten kann, hat sich bis heute bestätigt. Ferner fiel meine Wahl auf eine Großkanzlei, da ich dort die Möglichkeit sah, neben dem Patenterteilungsverfahren auch in hochkarätigen Streitverfahren mitzuwirken. Die von meiner Ausbildungskanzlei angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten, wie z.B. eine regelmäßige Vorlesungsreihe, sind darüber hinaus Services, die wohl nur große Kanzleien leisten können.

Die unvermeidbare Spezialisierung des Einzelnen in einer Großkanzlei sehe ich persönlich als Chance, besondere Expertise im Patentrecht zu erlangen. Allerdings ist hier während der Ausbildung Eigeninitiative gefragt, um auch in angrenzende Gebiete wie das Marken- oder Geschmacksmusterrecht zu schnuppern, mit denen man im Tagesgeschäft möglicherweise wenig zu tun hat.

Der Arbeitsalltag eines Patentanwaltskandidaten

Den Arbeitsalltag in meiner Ausbildungskanzlei empfinde ich als herausfordernd und befriedigend zugleich, da ich vom ersten Tag an auf echte Mandanten „losgelassen wurde“. Die Arbeitsweise war für mich anfangs ungewohnt, da man stets gegen harte Fristen arbeitet und sich bei entsprechender Auftragslage so mancher Feierabend nach hinten verschieben kann. Ferner ist Effizienz die oberste Maxime bei der täglichen Arbeit als Patentanwalt, da in diesem Beruf ein direkter Zusammenhang zwischen persönlicher Leistung und finanziellem Erfolg besteht. Gerade diese Aspekte zeichnen für mich den Beruf des Patentanwalts besonders aus.

Das parallele Studium an der Fernuni Hagen und die weiteren Lehrveranstaltungen sind zwar aufgrund der Stoffmenge nicht zu unterschätzen und sorgen für Beschäftigung an manchen Abenden und Wochenenden. Die behandelten Themen wie z.B. das Zivilrecht finde ich aber interessant, da diese auch im Privatleben relevant sind.

Tipps für Interessenten

Den Beruf des Patentanwalts kann ich jedem empfehlen, der

  • Spaß am exakten Formulieren und Argumentieren komplexer technischer Sachverhalte hat, auch jenseits des eigenen Spezialgebiets;
  • bereit ist, einen Beruf auszuüben, der keine „nine-to-five“-Arbeitszeiten mit Überstundenabbau bietet, sondern bei dem effiziente Leistung direkt entlohnt wird;
  • kein Problem damit hat, selbst nichts zu erfinden, sondern seine Kreativität auf das Argumentieren und Durchsetzen des vom Erfinder gelieferten Materials und dessen Interessen zu richten; und
  • der darüber hinaus ein ausreichendes Maß an Organisationstalent mitbringt, um sich Arbeit, Fernstudium, Klausuren, usw. selbständig einzuteilen, sowie Eigenmotivation und -disziplin, um auch unter hohem Auftrags- und Termindruck einen kühlen Kopf zu bewahren.

Dies ist ein Abdruck meines Buchbeitrags zu “Perspektive Patentanwalt 2010: Herausforderungen zwischen Technologie und Recht. Berufsbild, Ausbildung, Einstieg, Karrierewege” (, 3. Auflage, Januar 2010).